Selon les articles L.714-5 et L.716-3 du Code de la propriété intellectuelle, encourt la déchéance de ses droits le titulaire de la marque qui, sans juste motif, n’en a pas fait un usage sérieux, pour les produits ou services pour lesquels la marque est enregistrée, pendant une période ininterrompue de 5 ans. Lorsque la demande ne porte que sur une partie des produits ou services pour lesquels la marque a été enregistrée, la déchéance ne s’étend qu’aux produits ou aux services concernés.
La question qui s’est récemment posée à la Cour de cassation était celle de savoir comment apprécier les produits ou services auxquels s’étendent la déchéance de marque.
Pour apporter une réponse, la Cour de cassation s’est référée à la jurisprudence de l’Union européenne. Notamment, la Cour de justice de l’Union européenne a interprété la notion de « partie des produits ou services » en indiquant que s’agissant d’une catégorie homogène de produits et service, il était suffisant d’exiger du titulaire d’une telle marque d’apporter la preuve de l’usage sérieux de sa marque pour une partie des produits ou services relevant de celle-ci. En revanche, elle a considéré qu’en ce qui concerne des produits ou services rassemblés au sein d’une catégorie large, susceptible d’être subdivisée en plusieurs sous-catégories autonomes, il était nécessaire d’exiger du titulaire d’une marque qu’il apporte la preuve de l’usage sérieux de sa marque pour chacune de ces sous-catégories autonomes. Afin d’identifier les critères pertinents à appliquer pour identifier une sous-catégorie cohérente de produits ou services susceptibles d’être envisagée de façon autonome, la Cour de justice de l’Union européenne a considéré qu’il devait être pris en compte le critère de la finalité et de la destination des produits ou des services en cause qui constitue le critère essentiel aux fins de la définition d’une sous-catégorie autonome de produits, et qu’il importait, dès lors, d’apprécier de manière concrète, principalement au regard des produits ou des services pour lesquels le titulaire d’une marque a apporté la preuve de l’usage de sa marque, si ceux-ci constituent une sous-catégorie autonome par rapport aux produits et aux services relevant de la classe de produits ou de services concernée, de manière à mettre en relation les produits ou les services pour lesquels l’usage sérieux de la marque a été prouvé avec la catégorie des produits ou des services couverts par l’enregistrement de cette marque (CJUE, 22/10/2020, FERRARI, C-720/18 et C-721/18).
Ainsi, et forte de ces rappels, la Cour de cassation a, dans deux décisions, cassé et annulé des arrêts d’appel, au motif que les juges du fond auraient dû rechercher, comme ils y étaient invités, si les produits et services en cause ne constituaient pas des sous-catégories autonomes au sein des catégories plus larges de produits et services relevées (Cass. Com. 14/05/2025, n° 23-21.296 et 23-21.866, B).
Jean-Pascal CHAZAL, avocat spécialiste en Droit commercial, des affaires et de la concurrence
Marine COMTE, avocat en droit commercial